专利案件的四大常见问题，最高法明确法律适用

4月23日，最高人民法院发布知识产权案件年度报告（2022）摘要，从最高法2022年审结的知识产权案件中梳理出43个法律适用问题。针对专利案件审判，最高法就外部证据使用、实际发明人认定、损害赔偿依据、技术方案实用性等涉及的常见问题，明确了法律适用。

问题1

权利要求解释中外部证据如何使用？

在上诉人广州华欣电子科技有限公司与被上诉人广州诚科商贸有限公司、广州君海商贸有限公司、广州兆科电子科技有限公司、峻凌电子（东莞）有限公司、佛山市厦欣科技有限公司侵害发明专利权纠纷案【（2020）最高法知民终580号】中，最高人民法院指出，说明书对于权利要求中的技术术语没有作出特别界定的，应当首先按照本领域技术人员对于该技术术语的通常理解，而非直接按照日常生活中的通常含义进行解释。本领域技术人员对于技术术语的通常理解，可以结合有关技术词典、技术手册、工具书、教科书、国家或者行业技术标准等公知常识性证据，并可优选与涉案专利技术所属领域相近程度更高的证据予以确定。

记者查询到，我国《专利法》规定，申请发明或者实用新型专利，应当提交请求书、说明书及其摘要和权利要求书等文件。权利要求书应当以说明书为依据，说明要求专利保护的范围。发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求。

问题2

发明创造的实际发明人如何认定？

在再审申请人莫良华与被申请人敦泰科技（深圳）有限公司、一审被告、二审上诉人深圳磨石科技有限公司、一审第三人、二审上诉人贾一锋、一审第三人夏涛专利权权属纠纷案【（2021）最高法民申7941号】中，最高人民法院指出，员工离职后一年内以他人名义申请涉案专利，如果现有证据可以证明涉案专利与该员工在原单位承担的本职工作或者分配的任务具有较强关联性，且他人与该员工具有利益关联关系，又不具有研发涉案专利的技术能力，可以认定该员工为涉案专利的实际发明人，涉案专利为职务发明创造。

记者查询到，我国《专利法》规定，退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造，属于职务发明。职务发明申请专利的权利属于该单位。

最高法此前在审理另一起专利纠纷案时指出，职务发明制度是为了厘清用人单位和员工的权利义务，明确发明创造权利归属，促进发明创造的研发及应用的制度设计。

问题3

侵权人对外宣称的经营业绩可以作为计算损害赔偿的依据吗？

在上诉人福州百益百利自动化科技有限公司与被上诉人上海点挂建筑技术有限公司、张守彬侵害实用新型专利权纠纷案【（2021）最高法知民终1066号】中，最高人民法院指出，专利权利人主张以侵权人对外宣传的经营规模作为损害赔偿计算依据，侵权人抗辩该经营规模属于夸大宣传、并非经营实绩，但未提交证据证明其实际侵权经营规模的，人民法院可以依据该对外宣传的经营规模作为损害赔偿计算依据。

记者查询到的该案例显示，福州百益百利公司系专利号为201320534267.X、名称为“结固式锚栓”的实用新型专利权利人。福州百益百利公司认为，上海点挂公司及其法定代表人张守彬侵害涉案专利权，向上海知识产权法院提起诉讼，请求判令其停止侵权并连带赔偿损失及维权合理开支250万元。一审法院经审理驳回了福州百益百利公司的诉讼请求。

最高法二审认定被告共同实施了侵害涉案专利权行为。福州百益百利公司主张以上海点挂公司、张守彬对外宣传的经营规模作为损害赔偿计算依据，上海点挂公司、张守彬虽抗辩该经营规模属于夸大宣传，但未提交证据证明其实际侵权经营规模。基于上述对外宣传经营规模，综合考虑其他在案因素，改判全额支持福州百益百利公司250万元赔偿主张。

最高法指出，该案体现了人民法院加强知识产权保护、加大损害赔偿力度的司法导向，有效指引市场主体在商业活动中遵循诚信原则。

问题4

具有一定缺陷的技术方案是否具备实用性？

在上诉人厦门吉达丽鞋业有限公司与被上诉人国家知识产权局实用新型专利申请驳回复审行政纠纷案【（2022）最高法知行终68号】中，最高人民法院指出，实用性要求发明或者实用新型专利申请能够产生积极效果，但不要求其毫无缺陷；只要存在的缺陷没有严重到使有关技术方案无法实施或者无法实现其发明目的的程度，就不能仅以此为由否认该技术方案具备实用性。

记者查询到的该案例显示，吉达丽公司就名称为“一种鞋子”的实用新型向国家知识产权局提出专利申请。该申请要求保护的是一种可以携带例如指甲油、药膏以及香水等物品的鞋子。其通过在鞋子的带体或脚趾托上设置空心容腔，将指甲油、药膏及香水等物品填充进空心容腔内，以实现携带方便和出行简约的积极效果。

国家知识产权局实质审查部门认为该设计在使用时存在诸多不便，脱离了社会需要，不具备专利法规定的实用性。吉达丽公司不服，先后启动了专利复审程序和行政诉讼程序予以救济，国家知识产权局和北京知识产权法院均未支持其主张。

最高法二审认为，虽然如被诉决定和一审判决所述，使用时可能会存在一定不便，但上述物品因被填充进鞋子的空心容腔内，使用人出行时无需单独携带便可随时取用，能够在一定程度上满足社会需要，从而产生积极有益的社会效果，并非明显无益。仅因本申请的技术方案可能存在一定缺陷就直接认定该方案无积极效果，并不符合专利法关于实用性的认定标准。

新京报记者 行海洋

编辑 樊一婧 校对 赵琳