专利权无效对专利许可及转让合同的影响，一文讲清！

作者：朦胧

企业申请专利一方面可以更好的保护自身知识产权，另一方可以通过签署专利许可合同或专利转让合同盘活企业无形资产、实现专利的经济价值。但是，权利人与相对人签署专利许可或专利转让合同后如因权利人的专利不符合法律规定被他人申请宣告无效，合同标的丧失，合同尚未履行部分是否还应再履行？合同中对应的违约责任该如何分担？本文以前述问题为出发点，梳理了专利许可合同及转让合同的签署要求、申请宣告专利无效的主体以及救济程序、专利无效对专利许可及转让合同的影响。

一

专利许可合同及专利

转让合同签署要求

1.专利许可合同

专利许可合同的生效时间或条件遵循当事人自愿约定，但是合同应当向国务院专利行政部门备案。

根据《专利法实施细则》第十四条第二款规定，专利权人与他人订立的专利实施许可合同，应当自合同生效之日起3个月内向国务院专利行政部门备案。

2.专利转让合同

专利转让的，当事人应当签署书面合同、合同应当向国务院专利行政部门登记，合同自登记之日起生效。

根据《专利法》第十条第二款规定，转让专利申请权或者专利权的，当事人应当订立书面合同，并向国务院专利行政部门登记，由国务院专利行政部门予以公告。专利申请权或者专利权的转让自登记之日起生效。

二

申请宣告专利无效的主体

以及救济程序

1.谁可以申请宣告专利无效

任何单位或个人都可以向国务院专利行政部门请求宣告专利无效。

根据《专利法》第四十五条规定，自国务院专利行政部门公告授予专利权之日起，任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合本法有关规定的，可以请求国务院专利行政部门宣告该专利权无效。

2.针对处理决定的救济程序

权利人或者申请宣告无效行为人对处理决定不服的，可以向人民法院提起行政诉讼。

《专利法》第四十六条规定，国务院专利行政部门对宣告专利权无效的请求应当及时审查和作出决定，并通知请求人和专利权人。宣告专利权无效的决定，由国务院专利行政部门登记和公告。对国务院专利行政部门宣告专利权无效或者维持专利权的决定不服的，可以自收到通知之日起三个月内向人民法院起诉。人民法院应当通知无效宣告请求程序的对方当事人作为第三人参加诉讼。

三

专利无效对专利许可及

专利转让合同的影响

1.专利权被宣告无效前已经签订合同效力问题

专利被宣告无效前，如专利权许可或转让合同符合民法典规定，不违反法律、行政法规的强制性规定，不违背公序良俗，也不存在导致合同无效的其他事由，应属有效。根据《民法典》第一百四十三条 具备下列条件的民事法律行为有效:(1)行为人具有相应的民事行为能力;(2)意思表示真实;(3)不违反法律、行政法规的强制性规定，不违背公序良俗。根据《民法典》，无效的民事法律行为有以下情形：

（1）无民事行为能力人实施的民事法律行为（《民法典》第一百四十四条）；（2）行为人与相关人以虚假的意思表示实施的民事法律行为（《民法典》第一百四十六条）；（3）违反法律、行政法规的强制性规定、违背公序良俗的民事法律行为（《民法典》第一百五十三条）；（4）行为人与相对人恶意串通，损害他人合法权益的民事法律行为（《民法典》第一百五十四条）。根据上述规定，专利权被宣告无效并非导致合同无效的事由，如不存在导致合同无效的其他事由，合同应属有效。

2.专利权被宣告无效

会导致已经履行的合同无效吗？

专利被宣告无效后，除非能证明订立合同之时，一方或双方有诸如损害国家利益行为，使合同自始无效；或能证明一方具有欺诈行为，或订立合同之时一方利用自身优势违反公平、等价有偿的原则（显失公平），使合同可以被撤销。除以上情形外，根据法律不溯及既往原则，已经履行的专利权转让合同依然有效。根据《专利法》第四十七条规定，宣告无效的专利权视为自始即不存在。宣告专利权无效的决定，对在宣告专利权无效前人民法院作出并已执行的专利侵权的判决、调解书，已经履行或者强制执行的专利侵权纠纷处理决定，以及已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同，不具有追溯力。但是因专利权人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。依照前款规定不返还专利侵权赔偿金、专利使用费、专利权转让费，明显违反公平原则的，应当全部或者部分返还。根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）（公开征求意见稿）》第三十五条提到，《专利法》第四十七条第二款所称的“恶意”，包括专利申请人、专利权人明知其拟申请专利的技术方案具有属于现有技术等不应当被授予专利权的情形，仍将该技术方案申请专利并获得专利权。除此之外，司法实践中对于“恶意”的认定，还包括专利权人明知其专利被宣告无效而仍然申请强制执行等情形。

3.专利被宣告无效后相关合同中

尚未履行的违约责任是否还应履行？

《专利法》四十七条第二款规定：“宣告专利权无效的决定，对已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同，不具有追溯力。”但是，对于专利权被宣告无效后，尚未履行的违约责任是否具有溯及力，法条没有明确规定。对此，司法实践中普遍认为，宣告无效的专利权对于尚未履行的违约责任不具有溯及力。例如在北京朗坤生物科技有限公司与北京汇朗生物科技有限公司专利权转让合同纠纷案[7]中，朗坤公司与汇朗公司签订《专利转让协议》，约定朗坤公司将专利转让给汇朗公司，汇朗公司不得将专利转让给任何第三方，否则应承担违约金100万元。后汇朗公司将专利转让给第三方，因第三方在无效程序中消极不作为导致专利无效。朗坤公司因此要求汇朗公司承担违约责任。最高人民法院指出专利权被宣告无效后尚未履行的部分，是否一概不再履行，需要考虑未履行部分涉及的利益是否系因行使专利权所直接获得的利益，即专利权价值的对价，例如许可费、转让费、侵权损害赔偿等。对于这部分利益，由于专利权已经被宣告无效，权利人自然无权再要求继续履行。如果未履行部分涉及的利益并非专利权价值的对价，而是因当事人违反合同约定或者擅自实施其他行为而对专利权人造成的损害，这种损害与专利权的价值本身通常并不具有直接的关联性，那么专利权人有权要求对方继续履行。

由此可见，对于合同中非行使专利权所直接获得的利益，并不受专利权无效决定溯及力的影响，否则，如果仅仅因为专利权事后被宣告无效而免除违约方本应承担的违约责任，将导致守约方对于合同正常履行的利益无法受到保护，也是对违约方的不当纵容。

4.专利许可或转让合同因专利被宣告无效不能履行的，当事人如何获得救济？

专利权被宣告无效后，合同一方因专利权丧失导致相关的义务履行不能。由于合同客观上无法继续履行，当事人可以主张解除合同，合同的权利义务终止。

根据《民法典》第五百三十三条 合同成立后，合同的基础条件发生了当事人在订立合同时无法预见的、不属于商业风险的重大变化，继续履行合同对于当事人一方明显不公平的，受不利影响的当事人可以与对方重新协商;在合理期限内协商不成的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构变更或者解除合同。

综上所述，法律对专利许可合同与专利转让合同的签署及生效有具体的要求。权利人获得专利后，也面临专利被宣告无效的风险，专利权被宣告无效不是导致专利许可或转让合同无效的法定事由，合同中尚未履行的部分是否履行也需要根据未履行部分涉及的利益是否与专利权的价值有关联而进行判断。在双方订立专利许可或转让合同之时，应该注意《专利法》等相关法律对该类合同签署及生效的具体要求，关注合同违约责任条款设置，在合同履行过程中如遇合同项下专利被宣告无效的，应及时按照合同约定及《民法典》规定变更或解除合同。

作者介绍

朦胧

毕业于兰州理工大学法学院，曾供职于某双500强车企法务部，现就职于某央企研究院所属公司法务部。擅长合同审核、法律风险防范与应对。