利益平衡视野下的“商标在先使用抗辩”|李章虎律师团队

近日，经过两级法院一年多的审理，锦天城（重庆）合伙人李章虎、刘鑫律师代理被告涉嫌侵犯商标权纠纷一案，收到法院终审判决。期间，一审法院审理后，判决被告停止侵权，赔偿损失；二审法院采纳了代理人的上诉意见，判决撤销一审法院的民事判决。该案件的审理对于如何适用“商标在先使用抗辩“标准具有一定典型性。

【案情简介】

2013年12月21日，周某注册了第10585388号“老板凳”文字商标，核定服务项目为第43类，包括自助餐厅;饭店;快餐馆;餐馆;酒吧;茶馆;流动饮食供应;餐厅;住所（旅馆、供膳寄宿处）;咖啡馆（截止）。该商标申请注册日期为2012年3月8日，有效期至2023年12月20日。2016年12月6日，原告成都市某餐饮管理有限公司以受让的方式成为该商标的专用权人。

原告认为，被告重庆市北碚区伍柏酒家在其经营店铺的店招、菜谱及点菜单上使用 “老板凳”标识从事餐饮服务和对外宣传，容易引起消费者的混淆和误认，侵害了原告上述商标的专用权，故要求被告停止侵权，赔偿经济损失及合理费用。

【一审法院】

被告使用“老板凳”标识对外经营和广告宣传构成商标性使用，且该标识与原告的商标相同、使用的商品服务种类相同。判断被告的行为是否构成商标侵权，关键在于其是否构成商标的在先使用。

一般情况下，商标在先使用的构成要件包括如下四个方面∶1.被控侵权标识与权利人的商标标识构成相同或近似，被控侵权标识使用的商品服务类别与权利人的商标核准使用商品服务类别相同或类似;2.被控侵权标识的使用时间既早于涉案商标申请注册时间也早于涉案商标被实际使用的时间; 3.被控侵权标识在涉案商标申请注册之前已经产生一定的影响力;4.被控侵权标识使用的商品服务范围应当是在权利人申请注册商标前已经使用的商品服务范围。本案中，被控侵权行为符合第一个构成要件，不再赘述。对于其余三要件，结合全案证据评判如下∶

首先，关于被控侵权标识的使用时间。现已查明第10585388号“老板凳”文字商标申请注册日期为2012年3月8日，原告未举证证明其实际使用时间，故被告应举证证明其使用“老板凳”标识的时间至少早于2012年3月8日。本案中，被告举示的租房合同、完税证、社区居委会与业委会的证明、证人证言等证据足以证明被告的经营者向阳梅自2003年起即在双柏路经营餐馆。

其次，关于是否在先使用“老板凳”标识。法院认为，社区居委会与业委会的证明和证人证言均陈述被告自2003年起即使用“老板凳”作为餐馆的门头标识，2006年由北碚区市政管理委员会出具的《城市生活垃圾处置费交费通知》和重庆市环境卫生管理局出具的《重庆市城市生活垃圾处置费限期缴纳通知书》抬头为“老板撜”“老板登”，虽然就“凳”字的书写不一，但与前述证据可以相互印证。故现有证据可以证明被告使用涉案标识的时间早于原告申请和使用注册商标的时间。

最后，关于被控侵权标识的影响力。本案中被告举示的证据仅能证明其在先使用了“老板凳”标识，但其未举示充足的证据证明其在涉案商标申请注册之前已经产生一定的影响力，故其不满足商标在先使用的构成要件，其在先使用抗辩不成立。故判决被告立即停止侵权行为并赔偿原告经济损失及合理费用。

【二审法院】

本案二审争议焦点在于被告的商标在先使用抗辩是否成立。商标的在先使用抗辩系在商标的注册原则作为基本原则以外，从利益平衡角度出发，为商标的在先使用人提供的补充保护。因“老板凳”注册商标申请之日前被告已存在涉案商标的使用行为，被控使用行为早于原告获得注册商标使用权的时间，亦未超过被告对涉案商标的原有使用范围，本案审查的重点在于被告使用的涉案商标是否具有一定的影响力。

商标的在先使用抗辩保护的是商标使用人在该商标原有使用范围内的利益，在先使用人基于使用行为使涉案商标在原有使用范围内产生稳定的利益，该商标即具有一定的识别性，应当认定为具有一定的影响力。对于某一地区的单个店铺而言，考虑个体经营户的举证能力、经营范围以及店铺的辐射范围有限，在具有一定影响力的认定上，在先使用人举示的证据可以证明其使用行为使得该商标在使用地域起到了识别作用，在该使用地域具有一定的影响力，即达到了证明标准。

本案中，被告作为重庆市北碚区一家规模较小的普通餐馆，在北碚区双柏路自2003年起经营至今，已有近二十年之久，结合吴景洪、李荣英等多名自然人、个体经营户、业主委员会出具的书面证明，在现有证据条件下，可以认定被告在其经营地点范围内有具有一定的影响力，被告的商标在先使用抗辩成立。基于此， 对一审法院对于被告不满足商标在先使用构成要件的认定予以纠正，判决撤销一审判决书。

【李章虎律师团队专业解读】

《商标法》作为市场经济中规范市场行为、维护市场秩序的重要工具，并非仅仅保护注册商标权利人的排他性权利，更应该发挥其稳定市场秩序、平衡市场利益的作用，以促进公平有序的市场环境。

商标在先使用抗辩制度的主要目的是为了平衡商标在先使用人和注册商标专用权人之间的利益，保护那些已经在市场上具有一定影响但未注册的商标所有人的权益。一个已经实际使用的商标，即使未经注册，但由于已经负载一定的商誉，亦已产生应当予以保护的正当利益，商标注册人不能剥夺商标在先使用人经过正当、合法投资使用产生的商誉和利益。因此，通常情况下，如果使用人对其商标的使用确系真实使用，且经过使用已使得商标在使用地域内起到识别作用，产生稳定的利益，则该商标便具有了保护的必要性。相应地，该商标便已达到“一定影响”的要求。