发送专利侵权警告函被罚20万？这类维权行为要谨慎

作者系佛山市法学会知识产权专业委员会主任 孙文波

专利制度自诞生之日起就与利益紧密相联。法律上的专利有两个最基本的特征，一是“独占”；二是“公开”。专利制度最核心的要义是以“公开”换取保护，这种保护即是法律许可的“独占”，即“独占”是指法律授予专利权人在一段时间内享有的排他性的独占、使用的权利；“公开”是指专利申请人作为对法律授予其独占权的回报而将其技术公之于众，使社会公众可以通过正常渠道获得有关专利信息。

现代市场经济条件下，专利不仅能为企业的创新发展奠定良好的基础，更能为权利人带来丰厚的利益回报。因此，越来越多的企业都认识到专利的重要性，很多企业把专利作为生存与发展的杀手锏。因为专利具有独占性，其权利人会充分利用独占的优势，在运用专利创新发展的同时，通过许可他人使用，获得许可收费；因为专利的排他性，通过限制他人使用与专利相同或等同的技术方案，压制他人的发展。现实生活中，也有人利用专利的这种特性，通过举报、诉讼等手段，迫使他人停止使用与自己的专利相同或等同的技术方案，一方面可以维护自己专利的独占性，另一方面也打击竞争对手。

通过专利行政投诉、诉讼等途径，打击恶意侵犯专利权的行为，维护专利权人的合法权益虽然是法律规定的正常手段，但在行使这一权利时应当注意严格按照法律规定的程序进行。例如，专利法上的侵权警告制度，旨在通过函告的形式，让侵权人停止侵害其专利权的行为。专利侵权警告函，是指专利权人在发现存在侵犯其专利权的行为时，通过律师发送律师函或自己发布广告的方式向侵权人或侵权人的交易方发出侵权警告，指出侵权对象和后果等的函告文书。这一制度的设立目的在于允许专利权人通过合法的途径，尽早使得侵权人停止侵权行为，及时保护专利权人的合法权益，但实践中，某些专利权人发送警告函的目的并不是为了维护自己的合法权利，而是出于打击竞争对手的目的，他们通常是向竞争对手或其商业合作伙伴发送侵权警告函，从而达到迫使竞争对手放弃使用的技术方案，或者迫使竞争对手的商业伙伴与之解除商业合作关系，而与自己建立商业联系。此种侵权警告，由于并不是为了维护自己的合法权益，而是出于打压竞争对手、抢占市场的目的，因而为法律所不容许。此种行为一旦被认定为恶意警告，则可能会面临相应的法律责任风险。

2019年10月30日，星某公司经某株式会社排他许可使用一项专利。不久，他们在市场上发现竞争对手晶美公司在其生产的冰箱滑轨上，使用其专利，并将产品供应给同一需求方即美的、海信、松下、海尔公司。为了判断晶美公司的产品是否构成专利侵权，星某公司委托北京某律师事务所进行侵权比对分析，后该所出具侵权比对分析报告，认为晶美公司生产的产品可能会落入案涉发明专利权的权利要求1和权利要求3的保护范围，可能会引发侵权纠纷。拿到这份对比文件后，星某公司遂委托专利代理公司向松下、海尔等四大冰箱生产企业发送内容相同的《专利侵权警示函》，称晶美公司生产的冰箱滑轨具体结构与案涉专利权利要求1、3的描述完全一致，落入专利的保护范围，使用涉案产品的行为已涉嫌构成专利侵权且影响了星某公司的正常经营。同时，警告函要求各收函企业立即停止生产、销售、许诺销售侵害其专利权的产品，并对使用的滑轨进行侵权排查。

海尔公司收到上述《专利侵权警示函》后，要求晶美公司选用海尔公司认可的专利代理机构出具侵权分析报告，排查相关产品专利侵权风险，并作出说明。受晶美公司委托，两家代理公司分别出具分析报告，均认为晶美公司的产品未落入涉案专利权的保护范围。晶美公司认为星某公司

未经官方文件确认专利侵权事实，仅凭第三方检索报告，即向晶美公司多家合作商发送侵权警示函，构成商业诋毁，遂向法院起诉，请求判令星某公司向四大冰箱生产企业发送声明以消除影响，登报道歉并赔偿经济损失及维权合理开支205万元。随后，星某公司也提起专利侵权之诉。诉讼中，经国家知识产权局审查后，宣告星某公司的专利权利要求部分无效，而被宣告无效的部分专利权，正是星某公司请求保护的权利要求1、3等。基于这种情况，星某公司主动向法院撤回对晶美公司专利侵权的诉讼。

法院审理后认为，首先，星某公司发送专利侵权警示函时未尽到谨慎注意义务：一是星某公司虽然具备该领域一定的专业技术知识，但对涉案专利技术及专利权稳定性状况的掌握程度均相对有限，在发送侵权警告函时负有更高的注意义务。二是专利侵权判断具有较强的专业性，其警示函的依据仅是自己委托的知识产权代理公司出具的侵权评估报告，准确性难以保证。三是星某公司发送警示函的对象是晶美公司的四大合作客户，这些客户更容易受到警告函的负面影响。因此，法院认定星某公司未尽到审慎注意义务。另一方面，星某公司发送的专利侵权警示函存在误导性信息，损害了晶美公司的商誉：一是涉案专利侵权警示函在“结论与诉求”部分直截了当地使用肯定性语言陈述晶美公司的产品属于侵权产品，足以使收函企业误认为晶美公司的产品属于专利侵权产品。海尔公司收到警示函后，即要求晶美公司开展专利侵权风险排查，证明海尔公司已经对晶美公司提供的产品存在专利侵权的误解，已经对晶美公司的商业声誉产生负面的影响。二是涉案专利侵权警告函的发函对象均是双方共同供应商的四大合作客户，且这四大客户所占市场份额巨大，足以对该市场产生一定的影响，构成对警告函相关信息的“传播”。故法院认为，星某公司与晶美公司系同业竞争者，其向与晶美公司共同的核心客户发送专利侵权结论明确的警告函，未尽到谨慎注意义务，具有谋求市场竞争优势的主观意愿，造成晶美公司商品声誉及商业信誉的受损，构成商业诋毁。遂判决：星某公司向海尔公司等四家公司发送声明，并在该省发行的报纸上连续10日刊登声明，消除因其商业诋毁行为给晶美公司所造成的不利影响；星某公司赔偿晶美公司经济损失（含合理维权费用）20万元。

发送专利侵权警告函是法律赋予专利权人的一项重要维权手段，但这种权利的行使必须符合法律规定的条件。对于是否构成专利侵权应当有相当的确定性。如果侵权警告没有尽到谨慎注意义务，很有可能对他人商誉造成损害，因此，对于向竞争对手发送侵权警告必须慎之又慎。