委托加工的定性

来源：人民司法

作者： 陈颖 蔡伟

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裁判要旨

　委托加工的产品构成对他人专利的侵害，判断委托方的行为是否属于制造行为，应当根据专利法对专利实施行为的正确界定，结合委托方在委托加工关系中是否具有实施专利技术的主观意愿和客观的行为表现来进行综合确定。

案号

一审：（2018）闽01民初414号

二审：（2018）闽民终1369号　

【案情】

原告：李某。

被告：厦门尔升山贸易有限公司（以下简称尔升山公司）。

李某于2017年6月6日向国家知识产权局申请名为“妈咪包（1708）”的外观设计专利，同年11月24日获得授权，专利号ZL201730225472.1。2018年1月5日国家知识产权局出具了该外观设计专利稳定有效的评价报告。涉案外观设计产品用于盛放文件和婴幼儿物品，其设计特征为：1.整个包采取两个用拉链开闭的隔层设计；2.包体上方设置有手提带；3.包体前面较上端设置有带品牌标识的圆形标贴；4.包体前面两边各有一个口袋拉链设计；5. 包体左右两侧分别设有一个开口实口袋，袋口采用松紧带设计，左侧口袋中间位置开设有一条拉链；6.包体后面设有采用收纳隐藏设计的双肩带，在肩带上端、末端设有金属搭扣；7.包体后面下半部开设有一个拉链开闭的长方形口袋。

李某通过公证购买的方式从尔升山公司开设的网店购买了被控侵权产品背包两个。被控侵权产品上印制的商标“LEKE”系尔升山公司所注册，产品吊牌上显示的厂家信息亦为尔升山公司。李某向福建省福州市中级人民法院提起诉讼，称尔升山公司生产、销售的背包产品侵害其外观设计专利权，要求尔升山公司停止侵权、赔偿损失。

尔升山公司辩称，第一，被控侵权产品与原告专利的外观既不相同也不近似，不落入专利保护范围；第二，尔升山公司只是一家贸易公司，并没有生产资质，其是委托案外人厦门威登工贸有限公司（以下简称威登公司）进行加工，并且仅要求贴牌，不提供涉嫌侵权产品的专利技术方案或整体设计，不属于专利法上意义上的生产者。且双方在加工合同中已经约定如果侵权，由加工方承担一切责任；第三，被诉侵权产品于涉案专利授权公告日之前即已完成生产并开始销售，不属于专利法规定的专利侵权行为。

【审判】

福州中院一审经审理认为：一、经比对，被控侵权产品与涉案外观设计专利仅在颜色、品牌标识、侧袋拉链位置、手提带搭扣这几个细微之处存在差异，两者外观基本趋同，在整体视觉效果上无实质性差异，应当认定两者近似。故被控侵权产品落入涉案外观设计专利权保护范围。二、本案中，原告主张被告尔升山公司制造、销售、许诺销售涉案外观设计产品。首先，被告是一家贸易公司，企业公示信息显示的主要经营范围是零售、批发，其并不具备生产主体资质。其次，被诉产品的吊牌上虽标有“厦门尔升山贸易有限公司”字样，但并未标注被告是该产品的生产（制造）商。最后，被告在审理中提交了产品订购合同、进仓单、增值税专用发票、转账凭证等证据，从形成时间、内容上能够相互印证，且与被控侵权产品相互对应，该买卖行为亦符合相关交易习惯，可以认定被诉产品来源于案外人威登公司的事实。故法院认定，被告是被诉产品的销售者而非制造者。本案中，被告实施的是销售、许诺销售行为。三、关于责任承担。专利法第四十条规定，实用新型专利权和外观设计专利权自公告之日起生效。据此，法院认为，他人在外观设计专利授权公告日之前实施该专利，包括制造、销售、许诺销售和进口外观设计专利产品，并不为专利法所禁止。专利权人对他人在外观设计专利权公告日前实施该专利的行为，并不享有请求他人停止实施的权利。根据在案证据，可以认定被诉产品于涉案专利授权公告日之前即已完成生产并开始销售，被告实施的销售、许诺销售被诉产品的行为，不构成对原告涉案外观设计专利权的侵害。原告请求被告停止制造、许诺销售、销售行为并赔偿损失的诉讼请求，因无事实和法律依据，不予支持。综上，判决驳回原告李某的诉讼请求。

一审宣判后，李某提起上诉。

福建省高级人民法院经审理认为，虽然尔升山公司与加工企业之间的合同约定产品外观由加工企业提供，但经庭审查明，被诉产品的外观是由尔升山公司根据加工企业提供的样式选定的。尔升山公司虽不具备生产主体资质，但其对外进行定牌委托加工，并选定产品外观，主观上体现了生产的意思表示，客观上通过委托的加工企业完成生产行为，尔升山公司与威登公司的内部约定不影响根据外部表现形式来认定行为的本质属性。故可以认定尔升山公司在本案中实施了生产、销售被诉侵权产品的行为。一审法院认定尔升山公司是被诉产品的销售者而非制造者不当，予以纠正。根据专利法相关规定，他人只有在外观设计专利授权后未经许可进行相关实施行为才构成侵权。本案被诉产品的外观虽与涉案专利外观构成近似，但生产时间系在涉案专利授权公告日之前，并不属于专利法规定的侵权行为。相应的，对于尔升山公司在涉案专利授权公告日之前已经生产完毕的产品也应允许其继续销售，否则相当于变相承认外观设计专利的效力追溯至授权公告日前的合法行为，不适当扩大权利范围，损害了社会公众利益，有违公平公正原则。一审法院认定尔升山构成销售及许诺销售行为虽然错误，但认定尔升山公司的行为不构成专利侵权，并据此驳回李某的诉讼请求并无不当。福建高院遂判决驳回上诉，维持原判。

【评析】

本案虽然最终是以被诉产品在专利授权日前生产为由，认定尔升山公司不构成专利侵权，但关于尔升山公司委托加工的行为是否构成专利法意义上的制造，仍然是案件审理中争议的一个焦点。

关于本案中尔升山委托他人加工被诉侵权产品的行为是否构成制造行为，存在两种不同的意见。

第一种意见认为，委托即制造，任何主体只要在产品上标注该主体的企业名称、商标或者其他识别性标记的，就应该直接认定该主体为产品的制造者。本案中，被诉侵权产品上印制的商标为尔升山公司所有，产品吊牌上显示的厂家信息亦是尔升山公司，即使该产品系尔升山公司委托他人生产，也应当认定尔升山公司为专利法意义上的制造商。

第二种意见认为，不能仅凭产品上的信息来认定谁是专利法意义上的制造者，而应当结合案件具体情况，确认只有确实具有实施专利技术的主观意愿和客观行为表现的主体才是专利法意义上的制造者。

笔者同意第二种意见，理由如下：

一、仅以产品上的商标等识别性信息作为认定专利技术实施主体的观点缺乏法律依据

持第一种意见的主要依据，是认为最高人民法院《关于产品侵权案件的受害人能否以产品的商标所有人为被告提起民事诉讼的批复》指出，任何将自己姓名、名称、商标或者可资识别的其他标识体现在产品上，表示其为产品制造者的企业或个人，均属于民法通则第一百二十条规定的“产品制造者”和产品质量法规定的“生产者”。但笔者认为该观点显然过于机械，也缺乏充分的法律依据。首先，最高法院的这个批复主要针对在诸如商标的所有人许可他人使用其标识的情况下，出现因产品质量不合格造成人身损害时，规定该标识的所有人应当与实际产品制造者和生产者一样承担损害赔偿责任。而在委托加工涉嫌侵害他人专利的法律关系中并不涉及产品质量问题，所以该批复适用的事实基础并不存在。其次，最高法院也已经通过生效的裁判案例对该批复的适用前提作了回答，如在广东雅洁五金公司与温州蓝天知识产权代理公司等侵犯设计专利权纠纷再审复查一案、敖某与飞利浦（中国）投资有限公司等侵害发明专利权纠纷再审复审一案（以下简称飞利浦案件）[①]中均明确一个态度，即并不认为任何在产品上标注企业名称、商标或其他识别性标记的企业均为产品的制造者。而且如果按照第一种观点，对于纯粹的商标许可使用关系，在涉及专利侵权诉讼时按照这种裁判标准，显然会出现一些问题。因为按照商标法的相关规定，商标权利人将商标许可他人使用后也仅仅是负有监督被许可人使用其注册商标的商品质量的义务，至于被许可人生产的产品可能侵害他人专利，作为商标权利人没有能力也没有义务进行监管和监督。如果仅仅因为被诉侵权产品上印制有商标权利人的商标，而将被许可人单方实施的专利侵权行为转嫁由商标许可人来承担责任，显然有失公平。

二、主观上具有实施专利技术意愿的主体才是专利法意义上的制造者

（一）被诉产品上标注的识别性信息仅能作为认定制造商的初步证据

在一般的知识产权侵权案件中，如果被控侵权产品已经在铭牌、合格证等产品标识上明确标注了诸如生产企业名称、商标等能够据以确定制造者身份信息的，则在无充分相反证据的情形下，通常可以认定该对外标注信息的企业即为专利法所界定的被控侵权产品的制造者。如果该产品构成知识产权侵权，则由该厂家对此承担相应的侵权法律责任。具体到本案，被诉侵权产品上印制的商标权利人为尔升山公司，产品合格证上标注的也仅仅是尔升山公司的相关信息，所以原告李某以尔升山公司为被告，要求其承担因制造、销售侵害专利权产品的侵权责任并无不当。而作为生产商来说，其若以委托加工方的身份进行抗辩，就需要证明其并非专利技术的真正实施者。

（二）要注意从法律上区分物理制造行为与专利制造行为

关于尔升山公司的委托加工行为的定性，一审法院实际上是走入了另外一种误区，即认为只要不是直接进行产品的生产，就不属于制造商。这种观点实际上混淆了物理意义上的生产行为与法律意义上的生产行为的区别。随着社会分工精细化的需求和发展，委托加工、定牌加工相当普遍，这种生产模式下，委托方虽然没有直接进行产品的生产，但仍然在主观上体现了生产的意思表示。本案中，虽然被诉产品的外观是由加工方设计提供，但对于最终选用何种产品外观进行生产，则仍然是由被告在加工方提供的多种方案的基础上选择确定的。这进一步证明了被告虽然没有直接参与物理生产，但以其主导性间接参与了生产过程，只不过直接的生产行为是由加工方在接受委托方的指示后所实施。一审法院的观点显然会间接鼓励委托方通过委托加工的方式来规避专利侵权风险或者疏于尽到合理的审查义务，不当减免其知识产权防范意识，所以并不可取。

（三）委托加工方的行为定性应当根据其在专利实施中的作用进行区分

认定委托方是否构成专利法意义上的制造行为，核心要件在于判断委托方是否具有实施专利技术的主观意愿。最高法院在上述飞利浦案件中就明确指出：“根据专利法第十一条规定，未经专利权人许可而为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口专利产品的，属于侵犯专利权行为。这里的制造专利产品，对于发明或者实用新型来说，是指作出或者形成覆盖专利权利要求所记载的全部技术特征的产品。上述理解综合考虑了制造一词本身的含义和专利法第十一条的立法目的。在委托加工专利产品的情况下，如果委托方要求加工方根据其提供的技术方案制造专利产品，或者专利产品的形成中体现了委托方提出的技术要求，则可以认定是双方共同实施了制造专利产品的行为。”

1.产品的技术方案完全是由委托方所提供。这种委托加工关系中体现了委托方对实施被诉专利技术的独立的主观意愿，加工方只是按照委托方的指示完成产品物理上的加工，这种情况下应当认定委托方就是专利法意义上的制造者。

2.产品的技术方案由委托方在加工方提供的基础上进行修改选定。本案的情形就是这种委托加工关系。本案中，尔升山公司没有直接向加工方提供设计方案，但最终量产的产品的外观是由尔升山公司在加工方提供的众多设计方案中选定的。由于方案是由委托方选定，这就不排除委托方在选择方案的过程中，进一步提出自己的设计要求和具体标准，因此这种加工模式实际上仍然体现了委托方在实施专利技术过程中的主导作用，应当认定委托方就是制造者。至于双方在合同中所约定的免责条款，只对委托方与加工方在内部分担责任时具备合同意义上的作用，作为委托方不能以其未直接设计产品外观为由主张自己不是制造者。另外，如果是由加工方提供技术方案时，还有一种特殊情况需要注意，就是如果委托方在产品生产过程中只是对产品提出一些此类产品应当具有的功能性特征和范围并不明确的标准及参数，笔者认为也不能因此认为委托方对实施被诉专利技术起到主导和决定性作用。

3.委托方对技术方案的实施没有起到任何决定和主导作用。在这种委托加工关系中，委托方与加工方之间名为委托加工，但由于委托方对产品技术方案无任何具体技术要求，一般只是要求加工方提供多少数量的某类产品，双方的关系实质上更接近于一种普通的购销关系。这种情况下，由于委托方对被诉产品不存在任何主动实施专利技术的意思表示，所以不应认定为专利产品的制造者。在南通启重润滑设备公司（以下简称启重公司）与启东丰汇润滑设备公司（以下简称丰汇公司）侵害发明专利权纠纷案中，[②]丰汇公司将从其他公司购买来的机器设备贴附自己的商标，并标注了其为制造商。因该设备侵害启重公司的专利权，启重公司遂以丰汇公司制造专利产品构成侵权为由提起诉讼。对于丰汇公司的行为定性，该案一、二审法院的判决完全相反。一审认定丰汇公司为制造商，二审则改判认为丰汇公司系销售者。笔者同意该案二审改判的理由：被告将他人产品通过加贴了自己的生产信息，作为自身产品对外销售的，其行为仅是促成了被控侵权产品的市场流通，而与该产品已具备专利技术方案这一制造行为本身并无任何关系，则不能仅以该企业的相关标注行为即认定其系制造者，而应当根据已查明的客观事实来认定其仅为销售者。该案二审的裁判思路本质上与认定上述第三种委托加工关系中委托方并非制造者是一致的。

综上分析，对于委托加工中涉及专利侵权的，对委托方的行为定性，笔者认为：专利法所界定的制造行为应当是指未经专利权人许可，在相关产品上再现专利技术方案的活动与过程。换言之，专利法意义上的制造者应当对被控侵权产品已具备专利技术方案这一客观事实，具有主观上的意愿或客观上的行为。因此，笔者认为本案第二种意见既符合专利法意义上对于制造行为的界定，又能够公平合理解决实践中不同委托加工模式所引起的专利侵权纠纷，应予以肯定。当然，由于被诉产品上标注了委托方的相关信息，权利人以委托方为侵权主体提起诉讼符合正常的诉讼逻辑。为了最大限度保护专利权利人的正当权益，防止委托方随意以主观上没有实施专利技术的意愿、不属于制造商为由进行抗辩，法院在对委托方与加工方之间属于何种委托加工模式的证据审核上必须从严。

（案例刊登于《人民司法》2019年第17期）

[①]参见（2012）民申字第211号、（2012）民申字第197号。

[②]参见江苏省高级人民法院（2016）苏民终1399号民事判决。